中国商标专利事务所

探讨:专利侵权之合法来源抗辩

发布时间:2018年8月30日

关于合法来源抗辩,涉及的法律规定主要有:

《专利法》第七十条:为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》:

第二十五条为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,且举证证明该产品合法来源的,对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

本条第一款所称不知道,是指实际不知道且不应当知道。

本条第一款所称合法来源,是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源,使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

根据以上的规定,要以该款进行抗辩,需满足以下条件:

(1)抗辩主体应为为生产经营目的使用、许诺销售或者销售专利侵权产品的人;

(2)被诉侵权人主观上没有过错;

(3)通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品;

(4)被诉侵权人应提供符合商业惯例的证据。

本条规定一方面是源于民法之中保护善意第三人的原则,在利益平衡的基础上鼓励交易,另一方面也促进被诉侵权人披露揭发侵权产品的生产者、销售者,能够追源溯本,增强侵权行为打击力度。由于合法来源抗辩不需要近似对比,无需分析技术方案,简单易行,在面对权利人的指控,侵权产品的销售者经常采用,最核心的问题是证明具有“合法来源”,但在实践被诉侵权人提供买卖合同、发票、收据、供货方的产品宣传图册等证据,最终被法院采信的较少,尤其是在电商领域,更难被采信。


下面将通过部分案例,展示该条证据采信中的问题:

【案例1】武汉科潮数码科技有限公司、源德盛塑胶电子(深圳)有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

本案科潮公司主张合法来源抗辩的依据是二审中提交的证据3即QQ聊天记录,经查,该聊天记录中仅涉及可能的交易对象“羽蛇”,但“羽蛇”是谁,是否真实存在的经营主体,不能确定所交易的产品是被诉侵权产品,由于没有合同发票和送货单,即使是被诉侵权产品,其来源是否合法,也无证据证明。


【案例2】深圳市合乐玩具有限公司、韶关光华塑胶五金制品有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

在本案中,从合乐公司提交的QQ交易记录内容来看,双方交易的产品名称为“竹节棍”。但是,该QQ交易记录并没有展示双方交易产品的图片或者技术方案,无法判断该QQ交易记录上所指的“竹节棍”产品是否为被诉侵权产品。


【案例3】滕州市悦驰卫浴设备有限公司、刘宪元侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

本案而言,悦驰公司没有提供被诉侵权产品合法来源的直接证据,而是提交了(2016)滕证民字第2211号公证书,证明刘宪元以微信及电话联系购买相关货物及收货的过程,但该过程仅能证明刘宪元可以通过案外人个人购买相关卫浴产品,该产品与被诉侵权产品之间是否具有来源上的同一性或关联性无法认定,且该交易行为系个人之间的交易,与公司间的正常商业交易方式不符。


【案例4】无锡市森科金属制品有限公司与无锡市大坤金属制品有限公司、无锡市三盛精密钢管有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

本案中,为证明其具有合法来源,大坤公司向一审法院提交了加盖腾达厂公章的舞台购销合同、销货清单和收款收据。即使上述舞台购销合同、销货清单和收款收据是真实合法的,其载明的产品名称也不能与被控侵权产品形成一一对应关系,不能证明大坤公司销售给森科公司的被控侵权产品即为上述舞台购销合同、销货清单和收款收据上记载的产品。


【案例5】广州市越秀区永辉百货商店、源德盛塑胶电子(深圳)有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

本案中,即使永辉百货商店所称事实为真实,因被诉侵权产品为“三无”产品,作为产品零售商,应当具有更高义务注意到该产品可能存在侵害他人知识产权的情形,而本案中,永辉百货商店并无证据证明其已经尽到相关注意义务。综上,永辉百货商店主张合法来源抗辩,依据不足,本院不予支持。


【案例6】广州晶飞礼品有限公司、东莞市唯成节能科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

本案中,其中所涉“佰蒂.御杯.750ml锥形茶道杯”与前述送货单所涉产品及本案被诉产品的关联性亦无法确认。故在唯成公司对前述证据的真实性、合法性、关联性均不予确认的情况下,本院对晶飞公司二审提交的证据均不予采纳。


【案例7】南阳市艾之岛生物制品科技有限责任公司、王明海侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书

艾之岛公司仅提供了其工作人员与微信昵称为“艾尚艾业”的微信用户之间的聊天记录截屏。首先,艾之岛公司无法提供“艾尚艾业”为真实、合法商业经营主体信息的资料;其次,艾之岛公司无法提供相应交货记录或所购买的产品实物;再次,该微信聊天截屏内容并未展示艾之岛公司购买产品的具体技术特征,无法证明是本案的被诉侵权产品。


从上述案例来看,合法来源抗辩难以被支持的原因主要是被诉侵权人无法证明其采购的商品与销售的涉案商品对应,即便是提供了买卖合同、发货凭证、产品宣传册,但上述凭证仅能记载商品的名称、数量、价款等,也难以反映涉案产品的具体技术特征,进而无法证明采购产品与涉案产品具有关联性、一致性。

上述愚见,欢迎探讨交流。